Qu’est-ce que la cession de propriété intellectuelle ?

À compter de la création de sa société, puis tout au long de son développement, le dirigeant fondateur pourra être confronté à des questions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle.

En effet, la création d’une entreprise s’accompagne notamment :

• du choix d’un nom, d’un logo : dont les éléments peuvent être soumis à des droits d’auteur ou des droits des marques ;
• d’une identité visuelle et de la création d’un site internet : dont la charte graphique du site est protégée par les droits d’auteurs ; ou encore
• d’une application : dont le code est soumis aux droits d’auteur.

Pour créer ses éléments, le dirigeant va généralement se tourner vers des prestataires. Or, ces créations originales confèrent à leurs auteurs un droit de propriété intellectuelle.

Ainsi, dans le cadre d’un contrat de prestation de services portant sur la création de l’identité visuelle d’une entreprise, le principe est donc celui de l’absence de cession des droits au profit de la société qui a commandé la création quelle qu’elle soit.  

En outre, tout au long de la vie de l’entreprise, les associés et salariés de l’entreprise seront amenés dans le cadre de leurs missions et de leur contrat de travail à réaliser des créations : inventions, articles, revues, photographies, titres de produits, algorithmes, ces éléments étant tous susceptibles d’être protégés par la propriété intellectuelle.

Il est donc primordial pour le dirigeant de s’assurer que la propriété de ces créations immatérielles et les droits qui y sont attachés lui seront entièrement cédés par les prestataires, associés, salariés ou stagiaires créateurs de celles-ci. Ceci, d’autant plus que ces créations font partie des actifs de la société. 

Dans ce contexte, le premier réflexe pour le dirigeant est de se tourner vers le contrat de cession. A défaut, quand bien même la société aura payé le prestataire pour son travail, elle commet un acte de contrefaçon puni pénalement et civilement.

Le dirigeant d’entreprise doit donc s’interroger sur les modalités du contrat de cession de propriété intellectuelle, l’exploitation des droits cédés, et la possibilité d’exploiter les œuvres créées par les salariés ou stagiaires de l’entreprise.

Maître Yoram Kouhana, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, vous explique toutes les étapes concernant la procédure et le contexte d’une cession de droits de propriété intellectuelle (marque, brevet, droits d’auteur).

Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?

La notion de propriété intellectuelle fait référence à l’ensemble des droits attachés aux créations intellectuelles qu’elles soient littéraires et artistiques (cela comprend notamment le droit d’auteur) ou industrielles (cela comprend notamment le brevet d’invention, la marque, ou encore, le nom de domaine).

Le droit d’auteur qui encadre la création garantit aux auteurs un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous en application de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Plus encore, le droit d’auteur français exige qu’en cas d’exploitation de l’œuvre par un tiers, l’auteur perçoive une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes en vertu de l’article L.131-4 du même code.

Une protection analogue est également garantie en cas de dépôt et d’exploitation de brevets, marques ou dessins et modèles.

Dans quels cas des droits de propriété intellectuelle peuvent être amenés à être cédés ?

Qui peut les céder ?

Seul le titulaire des droits de propriété intellectuelle peut décider de les céder pour en tirer une rémunération.

Comment les céder ?

La cession des droits de propriété intellectuelle répond à un certain formalisme, qu’il s’agisse d’une cession de droit d’auteur (article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle), d’un dessin ou modèle (article L.513-3 du même code), d’un brevet (article L.613-8 du même code) ou d’une marque (article L.714-1 du même code).

En outre, les droits de propriété intellectuelle relatifs à l’œuvre ou l’invention sont cédés en contrepartie d’une somme d’argent forfaitaire ou proportionnelle au chiffre d’affaires que la cession des droits aura permis de réaliser.

Quels droits sont cédés ?

Pour organiser le transfert des droits, le Code de la propriété intellectuelle précise que chaque droit cédé doit être mentionné et que pour chacun de ces droits, l’étendue des droits cédés et la destination du domaine d’exploitation, son lieu et la durée du transfert devront être précisés (article L. 131-3 susmentionné).

Quid de la gestion individuelle (contrat de cession ou licence) ou collective ?

La propriété intellectuelle d’une œuvre peut être gérée selon plusieurs régimes, en fonction du nombre de titulaires de droit :

• Un seul titulaire : la gestion des droits de propriété intellectuelle est individuelle.

Le titulaire peut librement transférer ses droits via un contrat de cession ou une licence.

• Le contrat de cession permet au titulaire de transférer les droits contre une somme d’argent forfaitaire ou indexée sur le chiffre d’affaires dégagé grâce à la vente ou l’exploitation de la création. Les parties fixeront la durée de la cession, son application et éventuellement une limite géographique ;

Le contrat de licence autorise l’exploitation de la création du titulaire contre le versement d’une redevance, un peu à la manière d’un contrat de location. Dans ce cas, l’auteur reste propriétaire de ses droits de propriété intellectuelle. Là aussi, les parties fixeront la durée de la cession, son application et éventuellement une limite géographique.

Une licence peut être simple ou exclusive et dans ce dernier cas, le licencié sera le seul à pouvoir exploiter les droits qui lui auront été cédés par le contrat.

• Pluralité de titulaires : la gestion des droits de propriété intellectuelle sera collective.

On parle de gestion collective quand plusieurs titulaires participent à la réalisation de la création (co-auteurs ou co-inventeurs) mais également quand la création est exploitée collectivement. Chaque auteur ou copropriétaire détient alors une part de l’œuvre dont la taille est déterminée en fonction de son investissement, de sa part inventive ou de prévisions contractuelles.

Quels sont les éléments à prévoir dans une cession de droits d’auteur ?

Comme tout contrat de cession, des mentions obligatoires doivent figurer dans un contrat de cession de droits d’auteur.

Parmi les mentions obligatoires à faire apparaître :

• l’identité des parties ou de leurs signataires si elles sont représentées ;
• l’objet du contrat ;
• les engagements réciproques des parties ;
• la rémunération ;
• la juridiction compétente en cas de litige ;
• la date du contrat.

Les mentions spécifiques aux contrats de cession de droits d’auteur :

L’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que certaines mentions doivent figurer au contrat, sous peine de difficultés d’exploitation et de risque de contentieux :

• Étendue des droits cédés : il existe une multitude de droits attachés à chaque œuvre en fonction de sa nature : le droit d’exploitation, de traduction, de reproduction, d’adaptation… Il faut veiller à englober tous les droits envisagés car tout droit non spécifiquement prévu restera la propriété de son auteur ;

• Durée : elle est fixée librement par les parties et s’étend au maximum à la durée légale du droit d’auteur qui est de 70 ans post mortem en France (article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle) ;

• Territoire couvert : il peut être limité ou non à un ou plusieurs pays ;

• Domaine d’exploitation : il s’agit des diverses exploitation possibles de l’œuvre. Pour s’assurer que tous les usages utiles sont prévus au contrat, cette clause peut être détaillée de manière très précise pour viser les supports sur lesquels l’œuvre est destinée à figurer (papier ou numérique, divulgation au public ou pour un usage privé…) ou au contraire, être écrite en termes généraux afin d’en permettre une exploitation diversifiée.

La clause de garantie :

Il est conseillé d’inclure une clause de garantie de jouissance paisible dans les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle. En effet, la société qui exploite les droits d’auteur cédés (cessionnaire) devient responsable vis-à-vis des tiers de toute violation de leurs droits, notamment dans le cas où l’auteur de l’œuvre (cédant) se serait rendu coupable de contrefaçon ou de plagiat. Il est donc essentiel que l’auteur se porte garant contre tout recours relatif à l’œuvre dont il a cédé les droits.

Par cette clause, le cédant garantit notamment au cessionnaire l’originalité de l’œuvre et l’absence de toute atteinte aux droits des tiers dont le cédant aurait connaissance.

Si une action en contrefaçon ou en parasitisme venait à s’ouvrir à l’encontre du cessionnaire, cette clause pourra engager le cédant à collaborer de bonne foi à la défense des intérêts du cessionnaire.

Quid des cessions automatiques ?

Par principe, la cession des droits de propriété intellectuelle sur toute création n’est jamais automatique de telle sorte qu’une cession expresse reste nécessaire. En effet, nous l’avons vu, par principe les cessions sont encadrées par des contrats, des actes de cessions.

Cependant, sous certaines conditions, les droits de propriété intellectuelle peuvent être cédés de manière automatique, notamment en cas de création de salariés au profit de leur employeur.

Les cessions des droits de propriété intellectuelle portant sur des créations de salariés

Selon une étude menée par l’INPI, 90% des inventions brevetées sont le fait de salariés. C’est la raison pour laquelle le transfert des droits de propriété intellectuelle portant sur des créations de salariés peut, en fonction de la nature des œuvres, être automatique au profit de l’employeur :

• Les logiciels : les droits attachés aux logiciels créés dans le cadre des missions du salariés, sont automatiquement transférés à l’entreprise, sauf si le contrat de travail prévoit le contraire (article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle). Attention il s’agit uniquement des logiciels et non de leur partie graphique qui est soumise au droit d’auteur (voir-ci-dessous) ;

• Les droits d’auteur (hors logiciel) : ils ne sont jamais cédés automatiquement et doivent donc faire l’objet d’une cession de droit d’auteur soit par un contrat soit par une clause prévue dans le contrat de travail. ;

• Les inventions brevetables qui doivent être séparées en 3 catégories :
  • Les inventions de mission : ce sont des inventions brevetables créées dans le cadre de la mission confiée au salarié : elles sont automatiquement transférées à l’employeur. Par exemple, un ingénieur de recherche qui développe une création pour laquelle il a été employé verra ses droits de propriété intellectuelle automatiquement transférés à l’employeur ;
  • Les inventions hors mission attribuables : ce sont des inventions brevetables, développées en dehors du cadre de la mission du salarié mais soit avec les moyens propres de l’entreprise soit en lien avec l’activité de l’entreprise. Les droits qui y sont attachés doivent faire l’objet d’une licence d’exploitation contre rémunération spéciale ;
  • Les inventions hors mission non attribuables sont les inventions sans rapport avec l’entreprise et réalisées avec les moyens propres de l’auteur. Elles restent l’entière propriété de l’inventeur.

• Les œuvres réalisées par plusieurs auteurs : qui peuvent être de 3 natures différentes selon les termes de l’article L.113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :
  • L’œuvre de collaboration : elle est la propriété commune des coauteurs ;
  • L’œuvre composite : l’auteur de l’œuvre composite jouit sur celle-ci d’un droit d’auteur qui s’exerce dans la limite des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ;
  • L’œuvre collective : l’œuvre collective est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration . Elle est la propriété de la personne qui la divulgue. Les critères permettant de qualifier l’œuvre collective se reposent sur le niveau d’autonomie du salarié lors de la création de l’œuvre. Ainsi, si le travail s’inscrit dans un cadre contraignant de subordination, obligeant le salarié à se conformer à des instructions de la part du supérieur hiérarchique et à suivre les règles d’esthétisme de l’entreprise, tout en dévoilant l’œuvre sous le nom de l’employeur, alors les juges reconnaitront l’absence de d’autonomie du salarié. Mais cela ne suffit pas toujours à prouver l’absence d’autonomie et de liberté créatrice du salarié.

Afin d’assurer à l’employeur la propriété des droits attachés aux œuvres créées par ses salariés, il lui est recommandé d’insérer une clause détaillée dans chaque contrat de travail prévoyant que les œuvres créées par les salariés dans le cadre de leurs missions sont des œuvres collectives appartenant de fait à l’employeur. Ceci limite les risques de conflits pour l’employeur.

Les cessions des droits de propriété intellectuelle portant sur des créations de stagiaires

Depuis le 15 décembre 2021,les droits liés aux inventions des stagiaires répondent aux mêmes conditions que les inventions réalisées par des salariés. En fonction de la mission du stagiaire il faudra donc prévoir une clause de cession dans la convention de stage qui pourra être confirmée par la signature d’un document à la fin du stage.

L’importance de se faire accompagner par un avocat

Prévoir la cession de droits le plus tôt possible

Lorsqu’une société fait appel à des salariés ou des prestataires pour des projets d’innovation, il est indispensable de prévoir une clause relative aux droits de propriété intellectuelle afin de délimiter très précisément les contours de la cession sur la création future. Il faudra veiller à ce que le contrat soit conclu avant toute prestation, au risque sinon que les droits concernant ces prestations ne fassent pas partie du contrat ultérieur. Cela engendrerait un risque contentieux réel.

Renouveler la cession des droits

Étant donné que la cession globale d’œuvres futures est nulle en vertu de l’article L.131-1 du Code de propriété intellectuelle, il faudra veiller à ce que la cession des droits soit régulièrement renouvelée par le fondateur non salarié ou le salarié amené à travailler sur plusieurs projets de création au cours de son mandat ou de son emploi.

Contentieux

Toute violation d’un droit de propriété intellectuelle est une contrefaçon qui donne le droit au titulaire des droits, ou selon les cas, au bénéficiaire de la cession ou du contrat de licence, d’engager une action en responsabilité au civil ou au pénal contre le contrefacteur.

Celui qui agit en violation des droits de propriété intellectuelle pourra voir les objets issus de la contrefaçon saisis ou détruits dans certains cas. Lorsque la contrefaçon porte sur des biens non matériels comme un logo ou une identité visuelle,le contrefacteur sera condamné à des dommages et intérêts. 

Le transfert de droits de propriété intellectuelle est une opération complexe qui nécessite une parfaite compréhension à la fois des termes juridiques et du vocabulaire technique employé dans le domaine d’activité concerné par la cession.

Il est très important de sécuriser les droits de votre société sur ses actifs immatériels par des contrats et clauses solides, en particulier en cas d’audit de la société (en cas de levée de fonds ou de rachat, etc.), afin de rassurer les investisseurs et acheteurs potentiels.

Ainsi, confier la gestion de vos droits de propriété intellectuelles et la rédaction d’un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle à un avocat spécialisé vous permettra de bénéficier de conseils stratégiques pour vous assurer le transfert effectif des droits relatifs aux créations des tiers ou salariés.