Le dépôt d’une marque à l’international constitue un enjeu stratégique pour toute entreprise souhaitant exporter ses activités au-delà des frontières nationales et s’adresser à une nouvelle clientèle.
Il permet notamment de bénéficier d’une protection et d’un monopole exclusifs sur le signe pour les produits et services qu’il désigne pendant dix ans, renouvelable indéfiniment.
Ce droit de marque permet, d’une part, de se distinguer des concurrents sur un même marché de produits et services et d’autre part, de conclure des contrats rémunérateurs pour l’exploitation de la marque par des tiers.
Lors de son dépôt, vous devez délimiter les classes de produits et services, le type de catégorie (marque verbale, marque sonore, logo, etc.) et les territoires concernés.
En fonction des territoires sur lesquels vous souhaitez exploiter votre marque, plusieurs points essentiels sont à prendre en compte pour éviter des coûts et procédures multiples mais aussi la radiation de vos droits.
Alors qu’en France, le dépôt de votre marque s’effectue en ligne auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), qu’en est-il à l’international?
Maître Yoram Kouhana, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, vous explique toutes les étapes pour déposer votre marque à l’international et ce qu’il faut prendre en compte avant de se lancer.
Comment déposer sa marque à l’international dans le cadre du droit de priorité ?
Le droit de priorité, de quoi s’agit-il ?
Le droit de priorité est le droit octroyé à toute personne déposant une marque au sein d’un pays membre de l’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC d’étendre la protection de sa marque dans un pays étranger dans un délai de six mois). Ce second dépôt à l’étranger prend effet rétroactivement à la date du dépôt initial de la marque.
Il s’agit donc, dans cette situation précise, de faire fi de l’application du principe du « premier arrivé, premier servi » en droit des marques afin d’encourager (ou à tout le moins ne pas décourager) le déposant à réaliser des dépôts complémentaires.
Ce droit de priorité vous permet, par exemple, d’étendre les territoires visés par l’exploitation de votre marque française à l’international dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt.
En vertu du principe de territorialité, une marque déposée en France vous confère un monopole d’exploitation sur ce territoire, mais non au-delà. Une telle marque ne sera donc pas protégée si vous décidez d’exploiter vos produits et services en Allemagne ou bien en Chine. Il vous faudra réaliser un dépôt dans chaque pays, raison pour laquelle le droit de priorité peut s’avérer très avantageux afin d’harmoniser ses droits de propriété intellectuelle.
Vous pouvez vous servir du droit de priorité dans plusieurs situations.
Par exemple, si vous avez déposé votre marque en France, mais que vous vous êtes rendu compte qu’il aurait été préférable d’opter pour une protection plus étendue en termes de géographie, à savoir déposer une marque de l’Union européenne ou bien internationale.
Le droit de priorité permettra de corriger le tir dans un délai de six mois après la date de dépôt.
Aussi, si après une première expérience en France et une phase de test à l’international réussi, vous décidez de déployer votre activité à l’étranger, le droit de priorité simplifiera vos démarches.
L’avantage principal du droit de priorité réside donc dans le caractère rétroactif qu’il confère au déposant. Ainsi, si la seconde marque est déposée dans un pays étranger 5 mois après le dépôt initial en France auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), cette seconde marque bénéficiera de la même date de dépôt que la première marque, ainsi que des droits qui en découlent.
De fait, si un tiers a déposé une marque similaire ou identique dans un pays étranger entre votre premier dépôt et votre second dépôt, votre droit de priorité vous permettra de demander la nullité de la marque de votre concurrent.
Le droit de priorité représente donc un réel atout, permettant de cour circuiter temporairement l’application du principe du « premier arrivé, premier servi », afin d’étendre rapidement le dépôt de votre marque dans des pays stratégiques clés.
Attention toutefois à prendre en compte certains éléments. Tout d’abord, l’effet rétroactif du nouveau dépôt. Cela signifie que vos droits démarreront au jour de la date du dépôt initial en France et non au moment où vous avez effectué l’extension territoriale dans le cadre du droit de priorité. La durée de votre monopole pourra ainsi varier de quelques mois.
En outre, les règles en matière de dépôt de marque, notamment les usages et les politiques d’enregistrement, peuvent varier d’un pays à l’autre, même au sein de l’Union européenne. Par conséquent, le dépôt de votre marque pourra être accepté dans un pays, mais refusé dans un autre.
Enfin, veillez bien à ce que votre nouveau dépôt soit identique en tous points à celui d’origine :
- mêmes classes de produits et services ;
- même type de marque ; et
- même signe utilisé.
Veillez à conserver une preuve du dépôt d’origine, sous peine d’irrecevabilité de votre demande.
Comment et pourquoi étendre votre marque dans le cadre du droit de priorité ?
Si vous souhaitez étendre la protection de votre marque à un ou plusieurs pays membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), vous pouvez le faire dans le cadre du droit de priorité. Votre demande est effectuée en ligne devant l’INPI, qui se charge ensuite de l’adresser directement à l’OMPI.
Le droit de priorité a également des effets renforcés auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) car il permet de centraliser le dépôt de votre marque sur plusieurs territoires d’Afrique francophone subsaharienne par le biais d’une seule demande.
Le droit de priorité vous confère donc de nombreux avantages. Le premier étant que les dépôts effectués en France puis à l’international sont indépendants après 5 ans à compter du droit de priorité. Cela signifie que, passé ce délai, si votre marque n’est plus valide sur un territoire, elle pourra toujours être protégée ailleurs.
Aussi, le droit de priorité ne fait pas partie des antériorités qu’un tiers doit effectuer avant son dépôt, c’est-à-dire qu’un déposant n’a pas l’obligation de rechercher s’il existe une marque similaire ou identique déposée dans un autre pays avant de pouvoir déposer sa marque. Malgré cela, le droit de priorité vous permet d’en obtenir la nullité, ce qui est un avantage considérable et stratégique pour écarter vos concurrents.
En revanche, vous ne pourrez pas vous opposer à l’usage d’une marque similaire ou identique en dehors de votre périmètre de monopole, notamment pour d’autres classes de produits ou services ou pour une autre catégorie que celles de votre marque.
Enfin, le droit de priorité simplifie vos démarches et vous offre un avantage financier. Il vous permet, par exemple, de déposer votre marque rapidement dans un pays clé pour votre activité, puis de l’étendre en fonction de votre stratégie d’implantation, parfois après avoir testé l’usage de votre marque dans un pays avant de l’y déposer.
Il s’agit d’une procédure centralisée : la demande est rédigée uniquement en français devant un seul office, l’INPI, et nécessite le paiement d’une redevance globale pour l’ensemble des pays concernés par le dépôt. Le droit de priorité fonctionne dans 177 pays, même sans dépôt d’une marque internationale.
En dehors du droit de priorité, est-il possible de déposer une marque à l’international ?
Si vous n’avez pas encore déposé votre marque en France, vous ne bénéficierez pas du droit de priorité. Rien de grave. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas procéder au dépôt d’une marque de l’Union européenne ou internationale.
Il est possible de déposer une marque de l’Union Européenne en ligne directement sur le site de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), sans besoin de passer devant les tribunaux. Une fois déposée dans l’Union Européenne, votre marque s’appliquera dans les 27 États Membres.
Il est également possible de déposer une marque dans chaque pays où vous souhaitez l’exploiter. II s’agit alors d’une marque nationale. Dans ce cas, n’hésitez pas à confier vos démarches à un mandataire pour procéder à ce(s) dépôt(s), comme par exemple, un avocat ou un conseil en propriété intellectuelle habilité. En tant qu’expert, ce dernier saura prendre en compte notamment les procédures, délais, et réglementations spécifiques à chaque pays.
Enfin, vous pouvez également déposer une demande de marque internationale en ligne sur le site de l’INPI qui la transmettra directement à l’OMPI.
La marque internationale peut s’avérer plus avantageuse que le dépôt de plusieurs marques au niveau national pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la procédure de dépôt de marque internationale coûtera moins cher que plusieurs dépôts de marques nationales dans chacun des pays d’intérêt. En outre, la gestion de votre marque sera simplifiée car centralisée.
Toutefois, la marque internationale présente aussi quelques inconvénients. La lourdeur de la marque internationale peut entraîner des difficultés et des délais supplémentaires, notamment si vous souhaitez obtenir rapidement des certificats de dépôts de marques ou si vous faites face à une procédure contentieuse visant à défendre votre marque.
Par ailleurs, à tout moment, vous pouvez modifier la liste des pays désignés dans la demande internationale d’origine et étendre vos droits à d’autres pays membres du système de Madrid qui font application d’une seule et même procédure centralisée de dépôt de marque internationale. Grâce à cela, vous pouvez désigner des pays qui ont rejoint le système de Madrid après votre demande ou protéger votre marque sur de nouveaux marchés sans dépôt supplémentaire.
Quelles sont les conséquences du dépôt d’une marque internationale ?
La marque internationale déposée dans le cadre du droit de priorité est liée pendant 5 ans à votre marque déposée en France. Cela signifie que, pendant ce délai, si votre marque française est annulée, la marque internationale cessera également de produire ses effets.
En cas de radiation de la marque française, vous aurez tout de même la possibilité de la transformer en marque nationale dans un délai de 3 mois à compter de la date de radiation. Cela nécessitera toutefois de la déposer dans chaque pays, mais vous serez protégé rétroactivement à compter de la date de dépôt de la marque internationale ou à compter de la date du droit de priorité.
Afin de ne pas risquer de vous trouver dans cette situation, veillez à bien respecter les différentes étapes de procédure lors du dépôt de la marque internationale et à ne pas vous retrouver en violation d’une obligation à votre charge par la suite (absence de renouvellement de votre marque, défaut d’exploitation, annulation dans le cadre d’une procédure d’opposition).
Pour ce faire, la meilleure solution reste d’effectuer une veille régulière de vos droits, des marques similaires ou identiques exploitées par des concurrents ou encore, des échéances à prendre en compte.
De la même façon, en cas de changement de titulaire ou autres modifications impactant votre marque (nom, adresse, liste des produits et services, concession d’une licence d’exploitation, etc), n’oubliez pas de l’ajouter à votre registre sur le site de l’INPI afin qu’elles soient répercutées sur chaque territoire. En cas d’oubli, les modifications n’auront pas d’effet à l’international.
Enfin, même si l’OMPI adresse un avis de renouvellement de la marque internationale 6 mois avant l’échéance de votre monopole et l’INPI pour la marque française, l’anticipation est préférable au vu des enjeux.
Pourquoi se faire accompagner par un avocat dans ces démarches ?
Le dépôt d’une marque ne doit pas être négligé. La procédure en tant que telle, mais également tous les préparatifs devant être menés au préalable (recherche d’antériorités, détermination du choix des classes de produits et services), peuvent s’avérer complexes.
L’enjeu réside dans l’étude de risque préalable au dépôt d’une marque à l’international. Certains pays comme la Chine ou les États-Unis imposent des règles de recherche d’antériorité ou de validité de la marque très strictes.
En fonction des recherches menées en amont, il n’est pas toujours aisé de faire un choix stratégique entre le dépôt d’une marque internationale ou le dépôt d’une marque nationale. De même, le choix du logo, le choix des produits et services à protéger ainsi que la rédaction des libellés peuvent s’avérer complexes : certains libellés descriptifs de produits ou d’activités peuvent être acceptés dans un pays mais refusés dans un pays voisin.
En outre, la vie d’une marque ne s’arrête pas une fois déposée. Encore faut-il la renouveler, l’exploiter, effectuer une surveillance accrue de la concurrence…
La gestion et le suivi administratif de vos marques peut s’avérer chronophage et lourd administrativement. Par exemple, certaines formalités devront être accomplies chaque année pour que la marque continue d’être protégée et une veille régulière des dépôts de marque similaires ou identiques par des tiers permet d’agir rapidement pour faire valoir vos droits (contrefaçon, opposition, revendication).
Ainsi, confier la gestion du suivi de votre portefeuille à un avocat spécialisé vous permettra de bénéficier de conseils stratégiques pour déployer votre marque à l’international, à moindre coût et dans les meilleurs délais. Vous serez également certain de respecter les échéances et pourrez évaluer sereinement l’évolution de votre marque dans le temps.