Le dépôt d’une marque constitue une des étapes-clés pour toute entreprise souhaitant développer son identité et sa clientèle et ainsi, se distinguer de ses concurrents. Si le dépôt de marque est une mesure protectrice, nous verrons qu’il ne se suffit par lui-même et doit être accompagné par d’autres mesures à même d’assurer une protection efficace de la marque dans le temps.
Maître Yoram Kouhana, avocat spécialisé en propriété intellectuelle, vous guide pas à pas.
Qu’est-ce qu’une marque ?
Selon les termes de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque est un signe représentatif qui permet de différencier vos produits et services de ceux de vos concurrents. Le signe distinctif peut prendre des formes variées.
Il peut s’agir d’une marque verbale. Elle sera composée uniquement d’éléments verbaux c’est-à-dire de mots, lettres ou chiffres, ou d’une combinaison de ceux-ci. Ainsi, il peut s’agir par exemple d’un seul mot, d’une phrase (ou slogan), ou encore d’un acronyme.
Les marques peuvent également être constituées de caractères non standards, stylisés ou mis en forme (dessins, graphismes, logos). On parlera alors de marque figurative.
Enfin, celles réunissant à la fois des éléments verbaux et figuratifs sont dites marques semi-figuratives ou combinées.
Pourquoi protéger sa marque ?
Déposer sa marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) permet d’obtenir un titre de propriété industrielle. Ce dernier constitue la preuve que vous êtes bien le titulaire de la marque.
Ce titre constitue un actif immatériel, évaluable en argent. En effet, votre marque pourrait tout à fait être cédée ou donnée en licence afin d’autoriser un tiers à en faire l’usage moyennant le versement de redevances. Votre marque permet donc de créer de la valeur. A ce titre, sa protection ne doit pas être négligée.
Déposer sa marque c’est aussi revendiquer publiquement un monopole. En effet, en vertu de l’article L.712-1 du même code, le dépôt vous confère un monopole d’exploitation de votre marque pendant 10 ans (renouvelable indéfiniment) pour les produits et services désignés.
Cela dissuade vos concurrents de déposer un nom identique ou similaire à celui de votre marque. Si un concurrent venait tout de même à le faire, vous pourriez exercer votre droit d’opposition dans les 2 mois à compter de sa demande d’enregistrement selon les termes de l’article L.712-4 du même code.
Passé ce délai, il vous sera toujours possible d’agir devant les tribunaux dans le cadre d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale (articles L.716-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et article 1240 du Code civil). Le dépôt d’une marque est donc aussi un moyen de vous protéger contre le risque de détournement de clientèle.
Enfin, une fois que votre marque est enregistrée et exploitée durant 5 années, vous bénéficiez du droit de forclusion par tolérance. C’est l’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». C’est donc également un gage de sécurité juridique.
Comment déposer sa marque ?
Les conditions préalables et obligatoires
Avant d’envisager le dépôt de sa marque auprès de l’INPI, il convient de vérifier que le nom de marque envisagé respecte un certain nombre de conditions légales.
Votre marque doit en effet être :
- Disponible : le nom que vous souhaitez utiliser ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers, notamment ceux des concurrents qui auraient déjà déposé un nom identique ou similaire ;
- Distinctive : votre marque doit permettre au public de vous identifier clairement et de différencier vos produits de ceux de vos concurrents. Le nom envisagé ne peut être descriptif, c’est-à-dire, utiliser un mot courant ou usuel désignant directement le produit ou service concerné ; ces termes doivent en effet rester disponibles pour l’ensemble du marché. Par exemple, un commerçant exerçant une activité de vente de meuble, ne peut pas choisir comme marque le nom « meubles » ;
- Licite, soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Elle ne peut utiliser des termes injurieux ou faire référence à certains signes réglementés, par exemple ;
- Ne pas être trompeuse : le public ne doit pas être induit en erreur quant à la nature de la marque, la qualité ou l’origine du produit ou du service.
La recherche d’antériorité
Le critère de la disponibilité de la marque est l’un des critères les plus complexes à analyser et à appréhender pour un entrepreneur. Ce critère s’apprécie à travers la recherche d’antériorité, également appelée recherche de disponibilité. Il convient de dissocier la recherche à l’identique de la recherche de similarité.
La recherche à l’identique consiste à analyser, au caractère près, si un concurrent a déjà déposé le nom que vous envisagez donner à votre marque. Cette recherche s’effectue à partir de la base de recherche du site internet de l’INPI, lequel référence tant les marques françaises qu’européennes et internationales. Si cette recherche ne pose pas de difficulté particulière, elle doit être complétée par la recherche de similarité.
La recherche de similarité est beaucoup plus large et de fait, plus difficile à appréhender que celle à l’identique. En effet, il s’agit de comparer le nom de marque envisagé avec des noms proches ou similaires. Il s’agira de prendre en compte les ressemblances phonétiques, visuelles et/ou conceptuelles. Un même son pouvant naturellement s’orthographier de manière différente. Cette recherche est particulièrement difficile à réaliser, d’autant que la comparaison englobe, non seulement les marques déposées, mais l’ensemble des signes distinctifs (nom de domaine, nom commercial, dénomination sociale, etc.). De plus, il n’est pas simple d’interpréter les résultats de cette recherche : à quel niveau est-il possible d’admettre que le nom de marque est similaire ou non à un autre ?
Une mauvaise interprétation pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’avenir de votre marque. Il convient de solliciter un avocat spécialiste du droit des marques pour s’assurer que le sigle envisagé ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Le formulaire de dépôt et l’enregistrement de votre marque
Il convient de remplir le formulaire de dépôt de votre marque en ligne sur le site de l’INPI.
À ce titre, vous devrez notamment rédiger la liste des produits ou services que couvrira votre marque. Cette liste constituera le « libellé » de la marque. Celui-ci délimite l’étendue de la protection de votre marque. Autrement dit, votre marque vous conférera un monopole d’exploitation exclusivement pour cette liste de produits et services.
Il convient de se référer à la classification de Nice qui prévoit 45 secteurs d’activité différents prenant la forme de classes. Elle comporte 34 classes de produits et 11 classes de services. La jurisprudence est particulièrement sévère en la matière et exige de la précision et de la clarté dans le libellé.
Il convient de trouver le juste équilibre entre des produits ou services trop larges, lesquels seraient susceptibles d’être invalidés par l’INPI, et des libellés trop précis, lesquels freineraient les possibilités de développement du déposant. Cette étape est cruciale et nécessite l’accompagnement d’un spécialiste du droit des marques.
Une fois la marque déposée, l’INPI vous adressera un accusé de réception et publiera votre dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) sous 6 semaines. À compter de cette date, les tiers disposent de 2 mois pour former une éventuelle opposition au dépôt de votre marque. À défaut d’opposition, l’INPI procédera à l’enregistrement de votre marque au BOPI dans un délai de 5 mois minimum à compter du dépôt, et vous adressera votre certificat d’enregistrement.
Sur quel territoire s’étend la protection de la marque ?
Le dépôt au sein de l’Union Européenne et à l’international
Naturellement votre marque est protégée sur l’ensemble du territoire français, métropole comme dans la majorité des territoires ultramarins, à compter du dépôt auprès de l’INPI. Seul le territoire de la Polynésie française nécessite d’être désigné en sus au sein du dépôt de marque française en contrepartie du règlement d’une taxe additionnelle, de même que lors de ses renouvellements successifs.
Cependant, il est fréquent qu’une activité soit transfrontalière (exportation de produits à l’étranger par exemple) ou amenée à se développer au-delà des frontières françaises. Dans ces conditions, il est nécessaire d’enregistrer votre marque à l’étranger.
Si vous souhaitez être protégé au sein de l’Union Européenne, il convient de faire un dépôt de marque communautaire auprès de Office de l’union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
S’agissant de l’international, il faudra s’adresser à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
L’importance du droit de priorité
Le droit de priorité est ouvert à toute personne déposant une marque au sein d’un pays membre de l’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le titulaire de la marque dispose alors de la possibilité, pendant une durée de six mois, d’étendre la protection de sa marque dans un pays étranger en réalisant un second dépôt.
Ce second dépôt à l’étranger prend effet rétroactivement à la date du dépôt initial de la marque en France. Ce droit de priorité vous permet d’étendre les territoires visés par l’exploitation de votre marque française à l’international.
Vous pouvez vous servir du droit de priorité dans plusieurs situations.
Par exemple, si vous avez déposé votre marque en France mais que vous vous êtes rendu compte qu’il aurait été préférable d’opter pour une protection plus étendue en termes de géographie, à savoir déposer une marque de l’Union Européenne ou bien internationale.
Le droit de priorité permettra de corriger le tir dans un délai de six mois après la date de dépôt.
Aussi, si après une première expérience en France et une phase de test à l’international réussies, vous décidez de déployer votre activité à l’étranger, le droit de priorité simplifiera vos démarches.
L’avantage principal du droit de priorité réside donc dans le caractère rétroactif qu’il confère au déposant. Si la seconde marque est déposée dans un pays étranger 5 mois après le dépôt initial en France auprès de l’INPI, cette seconde marque bénéficiera de la même date de dépôt que la première marque, ainsi que des droits qui en découlent.
De fait, si un tiers a déposé une marque similaire ou identique dans un pays étranger même avant l’utilisation de votre droit de priorité, ce dernier vous permettra de demander la nullité de la marque de votre concurrent.
Le droit de priorité représente donc un réel atout pour étendre rapidement le dépôt de votre marque dans des pays stratégiques clés.
Attention toutefois à ne pas négliger les conséquences de l’utilisation d’un droit de priorité. Tout d’abord, l’effet rétroactif du nouveau dépôt signifie que vos droits démarreront au jour de la date du dépôt initial en France et non au moment où vous avez effectué l’extension territoriale dans le cadre du droit de priorité. La durée de votre monopole au sein du pays étranger pourra ainsi varier de quelques mois.
En outre, attention à ne pas négliger les règles en matière de dépôt de marque, les usages et les politiques d’enregistrement qui peuvent varier d’un pays à l’autre (même au sein de l’Union Européenne). Par conséquent, le dépôt de votre marque pourra être accepté dans un pays mais refusé dans un autre.
Enfin, veillez bien à ce que votre nouveau dépôt soit identique en tous points à celui d’origine :
- mêmes classes de produits et services ;
- même type de marque ; et
- même signe utilisé.
Veillez à conserver une preuve du dépôt d’origine, sous peine d’irrecevabilité de votre demande.
La vie de la marque après son dépôt
Une fois déposée, vous devrez assurer la surveillance de la marque, l’exploiter, tout en veillant à la bonne exécution de certaines formalités administratives.
Pour ce qui est des formalités, il vous faudra inscrire au registre des marques toutes les modifications affectant votre marque (contrat de cession, de licence, changement d’adresse, etc.).
Si votre marque peut être indéfiniment renouvelée auprès de l’INPI, il ne faut pas pour autant oublier d’en faire la demande tous les 10 ans en remplissant le formulaire de renouvellement sur le site en ligne de l’INPI.
En outre, bien que cela puisse sembler évident, il est nécessaire d’exploiter votre marque. A défaut, celle-ci serait susceptible d’être l’objet d’une action en déchéance pour défaut d’exploitation en vertu de l’article l.714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cette action vise à ce que le propriétaire de la marque perde le droit dont il était titulaire, du fait de la non-exploitation de sa marque pendant une période de 5 ans ininterrompue.
Enfin, une des étapes très importantes est celle de la surveillance de votre marque. Celle-ci consiste à s’assurer qu’aucun concurrent ne dépose ou n’use d’une marque identique ou similaire à la vôtre. Si tel était le cas, au-delà d’une « image de marque » détériorée, les conséquences financières pourraient être désastreuses pour votre société puisque vous risqueriez un détournement de clientèle, raison pour laquelle il convient d’y être particulièrement attentif.
En cas de doute, un avocat spécialiste du droit des marques saura vous conseiller, et en cas de besoin, réaliser les démarches amiables et/ou judiciaires à même de défendre vos intérêts.
Les points à retenir :
- Une marque est un signe représentatif qui permet de différencier vos produits et services de ceux de vos concurrents. Le signe distinctif peut prendre des formes variées ;
- Déposer sa marque auprès de l’INPI permet d’obtenir un titre de propriété industrielle. Ce dernier constitue la preuve que vous êtes bien le titulaire de la marque ;
- Pour être déposée, la marque doit être disponible, distinctive, licite et non trompeuse ;
- Il est fréquent qu’une activité soit transfrontalière (exportation de produits à l’étranger par exemple) ou amenée à se développer au-delà des frontières françaises. Dans ces conditions, il est nécessaire d’enregistrer votre marque à l’étranger.